Zuvor hatte der Vorsitzende Richter Wolfgang Büscher gesagt, das Markenrecht sei „mittlerweile von einem sehr hohen Abstraktionsgrad erfüllt, was die Handhabung in der Praxis nicht gerade einfach macht“ (Az.: I ZB 105/16 u.a.).
Die Unternehmen hatten sich jeweils eine dreidimensionale Marke schützen lassen: Der Schokoladenhersteller für die Form der Verpackung seiner quadratischen Tafeln, Dextro Energy für die Form des Traubenzuckers selbst.
Konkurrenten waren gegen diese Eintragungen im Markenregister vorgegangen und hatten vom Bundespatentgericht Recht bekommen. Der BGH war mit der Begründung dafür aber nicht zufrieden.
Zwar schließe das Gesetz einen Markenschutz aus, wenn die Form durch die „Art der Ware“ vorgegeben werde oder erforderlich sei, um eine „technische Wirkung“ zu erreichen. Die Karlsruher Richter waren aber nicht davon überzeugt, dass im Fall der Schokoladenverpackung und der Traubenzuckertafeln diese Voraussetzungen vorlagen.
Das Bundespatentgericht muss nun klären, ob andere Gründe vorliegen, die einen Markenschutz ausschließen könnten.